Доменне ім’я або фактично «назва сайту» у мережі Інтернет стає унікальним засобом індивідуалізації виробників та їх товарів і їх за значимістю можна порівняти з торговельною маркою. Згідно із законодавством, як українським, так і міжнародним, домен не належить до об’єктів інтелектуальної власності та його правова значимість для просування виробників не закріплена нормативним статусом.
Доменне ім’я та торговельна марка
Процедура реєстрації домена досить проста, попередньо проводиться перевірка тільки на зайнятість доменного імені (наприклад, http://imena.ua), наявність схожої торговельної марки не перевіряється. Підтвердження прав на комбінацію слів або цифр також не потрібне. Домен може зареєструвати будь-яка особа, вимога про ведення підприємницької діяльності відсутня.
До торговельних марок висуваються жорсткі вимоги про відповідність умовам охороноздатності, а у ролі доменів можуть реєструватися будь-які словесні позначення, що складаються з літер і цифр. Торговельна марка повинна використовуватися власником, інакше вона може бути анульована, а для доменного імені такої загрози немає. Головне призначення торговельної марки – це індивідуалізація вказаних товарів і послуг виробника, а домен є, перш за все, інформаційним ресурсом. Виключні права на торговельну марку обмежуються територіальним принципом, а доменний адміністратор не обмежений у своїй діяльності щодо географії поширення.
Для отримання захисту своєї торговельної марки у всіх напрямках компанія може провести реєстрацію доменного імені як торговельної марки у Національному органі з питань інтелектуальної власності (Укрпатенті). Оптимальним варіантом є реєстрація доменного імені і одночасна подача заявки на торговельну марку в Укрпатенті.
Які дати є визначальними: реєстрація домену або торговельної марки?
Доменне ім’я та торговельна марка стають суперечливими позначеннями, якщо домен або його складова частина відтворюють, імітують, а також є перекладом або транслітерацією зареєстрованої торговельної марки. Якщо домен і торговельна марка зареєстровані на одну особу, проблем немає, а у ситуаціях, коли власники різні, виникають доменні суперечки.
Доменні суперечки вирішуються тільки у судових інстанціях, визначальне значення на користь правовласника торговельної марки мають такі фактори:
- доменне ім’я має схожість до ступеня змішування з торговельною маркою
- на сайті, розміщеному на суперечливому домені, пропонуються продукція або послуги, аналогічні тим, для яких торгова марка зареєстрована
- якщо на домені відсутня будь-яка інформація, дії адміністратора домену класифікуються як недобросовісна конкуренція
Додатковою перевагою власника торговельної марки є наявність у нього фірмового найменування або комерційного позначення, схожого із зазначеною маркою і суперечливим доменом.
Пріоритет дати реєстрації домену і торговельної марки береться до уваги судами меншим чином, ніж вищевказані фактори. З одного боку, діє традиційний підхід, якщо доменне ім’я отримане раніше, ніж зафіксована дата пріоритету торговельної марки, значить, домен захищений від претензій власника такої марки.
Однак, така теза спрацьовує не завжди. У судовій практиці з’явилися рішення на користь правовласників торговельних марок, які отримали реєстрацію пізніше, ніж з’явився у мережі спірний домен. Суд визнав переваги власника торговельної марки перед доменом, оскільки домен за законом не є засобом індивідуалізації і відноситься до об’єктів цивільного, а не патентного права. У цьому випадку суд порахував, що дата реєстрації або пріоритету суперечливих об’єктів не має вирішального значення.
Здавалося б, така ситуація може стати основою для рейдерських захоплень найбільш відомих і розрекламованих Web-адрес у мережі. Але все не так просто. Судовий розгляд є складною і дорогою процедурою і багато в чому залежить від країни, доменної зони і цілей використання домену, тому не кожен домен можна легко вилучити навіть за рішенням судових органів.
Перш за все, власник домену може довести, що не порушує права власника торговельної марки, не використовує свою адресу сайту у діяльності, подібною з діяльністю правовласника, а також для недобросовісної конкуренції або з метою заподіяння шкоди законним інтересам опонента.
А ось у випадках, якщо домен використовувався для просування такої ж продукції або послуг, для яких зареєстрована торговельна марка, суд ухвалює рішення на користь власника торговельної марки. Обґрунтування такого вердикту – дві фірми використовують відмітні ознаки, що мають схожість до ступеня змішування і вводять в оману споживача.
Як обирати доменне ім’я, щоб не потрапити на правовласників торговельних марок?
Перед реєстрацією домен проходить перевірку на зайнятість, тобто адреса повинна володіти унікальністю в Інтернет-просторі. Наявність тотожності або схожості з торговельними марками не перевіряється. Звичайно, у мережі багато Web-адрес, які збігаються із зареєстрованими позначеннями, і власники торговельних марок не висувають ніяких вимог до адміністраторів доменів. Але творцям сайтів завжди потрібно бути готовими до отримання претензій, особливо у випадках, коли домен популярний і приносить дохід.
Судові тяганини з доменних суперечок можуть тривати роками, і всім учасникам конфлікту буде завдано значної шкоди. Негативні наслідки можуть бути мінімальні, якщо провести перевірку на наявність схожої з доменом зареєстрованої торговельної марки. Інший спосіб мінімізації збитку для веб-майстрів – це термінова реєстрація торговельної марки.
Вибір доменного імені є відповідальним рішенням, тому необхідно прорахувати усі переваги і негативні наслідки від такого вибору. Перш за все, необхідно убезпечити свій бізнес від подальших претензій власників торговельних марок. Для цього достатньо провести пошук торговельних марок на наявність тотожних або подібних ознак, які збігаються з доменним ім’ям або його складовими частинами.
Пошуковий аналіз проводиться у національних та міжнародних патентних базах. Специфічність пошуку полягає у правильності складання пошукових запитів і грамотному трактуванні отриманих результатів. Результати стандартного пошуку мають інформаційний характер, оцінка ризиків здійснюється клієнтом самостійно.
Встановлення ймовірності подібності, зіставлення характерних ознак для неспеціаліста досить складна річ, тому проведення пошуку краще довірити професіоналам. У результаті виконаних робіт замовник отримує звіт про пошук з висновком про знайдені суперечливі торговельні марки, ймовірні правові наслідки, а також пропозиції експерта про додаткові заходи (за необхідності) про внесення змін до доменного імені.
Що робити, якщо домен зайнятий, а у вас на руках торговельна марка?
Якщо ви є правовласником торговельної марки та вважаєте, що ваші права порушуються адміністратором домену з подібною назвою, необхідно провести ретельний аналіз ситуації, що склалася. Відібрати або заборонити такий домен навіть з допомогою суду не завжди є можливим.
Перш за все, для вирішення таких суперечок існує досудовий порядок врегулювання, і можна надіслати опонентові досудову претензію. У претензії необхідно викласти обґрунтування порушень, перерахувати свої вимоги і порядок врегулювання спору.
Судові тяганини щодо доменних суперечок відносять до складних процедур специфічного характеру. Для встановлення тотожності або схожості домену і торговельної марки може призначатися спеціальна експертиза. Далі судами враховується цілий ряд обставин використання об’єктів і перелік прав, якими наділений власник торговельної марки.
Короткий аналіз ситуацій і прогноз за судовими рішеннями для власника торговельної марки представлений у таблиці.
| Аналіз і прогноз | ||||
|---|---|---|---|---|
| №П/П | Опис спірної ситуації | Визначальні фактори | Можливі вимоги | Прогноз судового рішення |
| 1 | на сайті просуваються товари і послуги, аналогічні зазначеним у переліку МКТП для торговельної марки | діяльність адміністратора сайту порушує права власника марки, завдає шкоди, вводить споживачів в оману | – заборонити використання домену – відшкодувати завдані ним збитки або вимагати компенсації | рішення на користь власника торговельної марки з великою ймовірністю |
| 2 | діяльність власників домену не перетинається з напрямками підприємництва власника торговельної марки | використання суперечливого домену не порушує права власника марки і не завдає йому шкоди | заборона використання домену | суд стає на бік власника сайту, домен не закривається |
| 3 | на домені відсутня будь-яка інформація, сайт практично не використовується | діяльність адміністрації домену прирівнюється до недобросовісної конкуренції | заборона використання домену | суд з великою ймовірністю ухвалює рішення про закриття домену |
| 4 | домен не використовується для ведення комерційної діяльності, наприклад, тільки для благодійності або просвітницької роботи | права власника не порушуються | заборонити використання домену | суд стає на бік власника сайту, домен не закривається |
Насправді ситуації з доменних спорів не завжди бувають такими однозначними, як наведено у таблиці, у справі можуть бути присутні й інші фактори, наприклад, популярність фірми для споживачів, наявність фірмового позначення і т.д. Тому розгляд доменного конфлікту може займати тривалий час, судом можуть вимагатись документи, що підтверджують ведення підприємництва та інші докази рації сторін.
Суперечки з порушниками виключних прав і судова практика
Суперечливі моменти можуть виникати між Власником торговельної марки (Правовласником) і власником сайту, коли ніші їх діяльності перетинаються або збігаються. У цьому випадку, Правовласник має право звернутися до провайдера хостинг-послуг (хостера) або представника постачальника доменних імен (реєстратора) з обґрунтованою вимогою блокування сайту, що містить на його думку інформацію, що вводить споживача в оману. Далі суперечка може бути вирішена у досудовому порядку, шляхом переговорів, надіслана шляхом подання позовної заяви до суду.
Судова практика на сьогодні така, що перевага надається тим, хто є власником Свідоцтва на торговельну марку, ніж тим, хто просто має зареєстрований домен. Однак, будь-яке судове діловодство буде вимагати не тільки документи, що підтверджують факт порушення прав будь-якої зі сторін, але і дані (документи / факти / ін.), що підтверджують тривалість використання об’єкта конфлікту, з метою встановити першість. Так, для власника торговельної марки підтвердженням тривалості використання будуть і дані, що належать до його комерційного позначення (до моменту реєстрації його як торговельної марки).
Як для Правовласника торговельної марки, так і Власника доменного імені буде необхідно підтвердження ведення тривалої активної діяльності. Той, хто зможе більшим чином довести свої права, переможе у суперечці, що спричинить або анулювання торговельної марки або відчуження торговельної марки на користь власника домену, або перехід прав на домен до власника торговельної марки, або заборону вести діяльність у тій же ніші, що і власник торговельної марки.
