Захист прав на торговельні марки

Найбільш поширеним видом порушень щодо виключних прав на торговельну марку є реалізація контрафактних товарів з маркуванням

Використання торговельної марки може проводитися різними способами. У той же час існує велике різноманіття порушень виключних прав на цей об’єкт інтелектуальної власності. Для їх швидкого виявлення та усунення рекомендується виробити надійну стратегію у межах маркетингової діяльності компанії, так як такі ризики можуть виникнути навіть для позначень, що мають значну розрізняльну здатність.

Виявлення порушень

Найбільш поширеним видом порушень щодо виключних прав на торговельну марку є реалізація контрафактних товарів з маркуванням, що вводить в оману споживача, у свідомості якого формується помилкове співвіднесення контрафакту і оригіналу. Від цього страждає імідж виробника і падає обсяг продажів.

Управління ризиками, спрямоване на зниження можливих втрат від незаконного використання торговельної марки, включає проведення наступних заходів:

  • регулярна інвентаризація позначень – ідентифікація, контроль і аналіз активів інтелектуальної власності. У випадку недостатньої оцінки у подальшому можуть виявитися недоліки оформлення прав на торговельні марки, зниження реальної вартості нематеріальних активів, а також неможливість їх використання у комерційному обороті.
  • призначення відповідальних працівників для контролю об’єктів інтелектуальної власності. Слід зазначити, що посада інженера-патентознавця традиційно існувала на українських підприємствах раніше, і не передбачала державної атестації у галузі інтелектуальної власності. Діяльність патентних повірених тісно пов’язана з юридичними аспектами щодо об’єктів інтелектуальної власності (у деяких країнах їх називають патентними юристами), тому в багатьох випадках потрібна консультація з фахівцями компаній, що надають професійні юридичні послуги.
  • розробка фінансової стратегії, що містить такі аспекти як оплата зборів за реєстрацію та підтримання чинності торгової марки (вона повинна проводитися кожні 10 років; у разі несвоєчасної оплати правова охорона позначення припиняється), оплата праці сторонніх експертів, залучення інвестицій під час комерціалізації позначення.
  • розробка керівництва з правильного застосування торговельної марки під час маркування товарів, у рекламі, офіційних документах (у тому числі тих, що використовуються дистриб’юторами і постачальниками) з метою збереження його розрізняльної здатності.
  • захист позначення на міжнародному ринку – його реєстрація у країнах, де передбачається просування бізнесу.
  • моніторинг можливих порушень виключних прав на торговельну марку з боку конкурентів (у мережі Інтернет, під час офлайн-продажів, у публікованих реєстрах Укрпатенту) і блокування порушників.
  • розробка плану з модернізації торговельної марки, проведення якої необхідно раз на кілька років.

Інвентаризація торговельних марок

Проведення інвентаризації торговельних марок та інших об’єктів інтелектуальної власності може здійснюватися за наступною схемою:

  • визначення технічних рішень, які можуть підвищити вартість нематеріальних активів.
  • ідентифікація результатів інтелектуальної діяльності за допомогою інтерв’ювання фахівців компанії, аналізу технічної (інженерної) документації і договорів зі сторонніми розробниками, комплексних інформаційно-технічних систем управління підприємством.
  • юридична оцінка об’єктів інтелектуальної власності: перевірка наявності виключних прав, аналіз використання торговельних марок у майбутньому і необхідності їх реєстрації.
  • оформлення підсумкової документації з інвентаризації: опис, порівняльна відомість, протоколи.
  • визначення вартості торговельних марок, виявлених при інвентаризації, вироблення рекомендацій для їх обліку.

Ці дії дозволяють досягти наступних позитивних ефектів:

  • виявлення раніше неврахованих об’єктів інтелектуальної власності
  • перевірка наявності прав на них та оформлення документів, яких не вистачає
  • ефективний захист від недобросовісної конкуренції
  • можливість комерціалізації торговельних марок і отримання додаткової вигоди (ліцензування, повне або часткове відчуження прав)
  • підвищення вартості бізнесу за рахунок збільшення нематеріальних активів
  • поліпшення ділової репутації
  • можливість застосування податкових пільг

Критерії порушення виключних прав

Питання захисту торговельних марок тісно пов’язане з критеріями порушення прав на них. При цьому слід враховувати не тільки повну тотожність, але й інші параметри: графічну, смислову, фонетичну подібність окремих елементів, які можуть ввести споживача в оману щодо виробника.

Щоб обгрунтувати факт порушення виключних прав, необхідно надати докази, тобто провести експертизу. Такий вид діяльності знаходиться у компетенції патентних повірених. Також рекомендується враховувати всі скарги, що надходять від клієнтів щодо неправильних адрес, дзвінків та електронної пошти, які допоможуть виявити порушника. У деяких випадках корисні будуть і соціологічні опитування, що дозволяють визначити ступінь помилки щодо торговельної марки та виробника серед споживачів.

Стратегія захисту торговельної марки від конкурентів

Стратегія захисту торговельної марки від конкурентів

У світовій практиці існує 2 основні стратегії захисту торговельної марки:

  • стратегія реєстрації позначення
  • стратегія правової охорони

Реєстрація позначення

Ця стратегія має превентивний характер і полягає в обов’язковій реєстрації торговельної марки у компетентних органах (національному або регіональному патентному відомстві). При цьому можна зареєструвати відразу кілька позначень у різному кольоровому і графічному виконанні. Основним документом, що підтверджує виключні права, є Свідоцтво.

Якщо під час проведення незалежної експертизи буде виявлено, що торговельна марка конкурента або його елементи є запозиченими, то правовласник може вимагати виплату компенсації (відшкодування збитків). Рішення щодо порушника, який незаконно використовує зареєстроване позначення, приймається у судовому порядку.

Стратегія правової охорони

Другий спосіб дій, стратегія правової охорони, застосовується в основному за умови виявлення незаконного обігу контрафактної продукції. Для доказу цього факту рекомендується провести аналіз позначення і дизайну упаковки, придбати зразки товару (у ролі таємного покупця), взяти чек, сфотографувати прилавок, отримати висновок незалежних експертів.

Після цього можна надіслати претензію на ім’я порушника, а також письмове звернення до суду, державну антимонопольну службу та інші структури. У національному законодавстві кожної країни є свої особливості дозволу патентних суперечок.

Захист ТМ економічними методами

Як додаткові заходи захисту можна використовувати економічні методи, які полягають у вкладенні значних ресурсів у брендинг і маркетингову політику. У результаті торговельна марка набуває великої цінності і широкої популярності, що знижує ймовірність її запозичення конкурентами.

Позначення, яке отримало визнання на ринку, важче використовувати у цілях недобросовісної конкуренції. При цьому торговельна марка повинна бути досить «сильною» і зберігати високу розрізняльну здатність.

Як конкретні заходи можуть застосовуватися такі:

  • інформування клієнтів про факти порушення;
  • внесення змін до етикетки для полегшення їх впізнаваності;
  • формування позитивного ставлення з боку споживачів до торговельної марки, товарів і послуг за допомогою політики тотального контролю якості, гарантій, сервісу високого рівня, встановлення зворотного зв’язку зі споживачами, соціального маркетингу.

Які дії необхідно зробити у випадку виявлення порушень?

У разі, якщо виявлено порушення виключних прав на торговельну марку, на першому етапі слід отримати консультацію кваліфікованого юриста, який допоможе вибрати способи боротьби з незаконним використанням позначення. Як досудовий захід можна надіслати претензійний лист порушнику.

У деяких випадках є можливість проведення рейду для виявлення контрафактної продукції, який може застати порушника зненацька. У разі заподіяння шкоди у великому розмірі застосовується кримінальна відповідальність. Більш того, контрафактна продукція за рішенням суду підлягає знищенню без будь-якого відшкодування збитків, що завдасть серйозного удару по бізнесу недобросовісного конкурента.

В українському законодавстві є великий інструментарій для вирішення патентних суперечок: від звернення у Державну антимонопольну службу до подачі апеляції до Верховного суду.

Імпорт контрафактних товарів

У багатьох країнах національні митні органи можуть проводити обшуки і конфіскацію товарів, щодо яких передбачається порушення прав на торговельні марки (у тому числі для тієї продукції, яка проходить транзитом). Для запобігання імпорту контрафакту необхідно зареєструвати торговельні марки у митних органах.

Згідно з Митним кодексом України, для цих цілей створено митний реєстр об’єктів інтелектуальної власності. Митний огляд товарів проводиться у строки не пізніше 10 днів. Оформлення його результатів здійснюється у вигляді акту, в якому зазначаються відомості про маркування, фірмові найменування, упаковки, місця походження товарів. У випадку виявлення факту порушення виключних прав на торговельну марку працівники митної служби повідомляють про це у прокуратуру або органи досудового слідства.

Позасудове вирішення конфліктів

У виборі стратегії захисту торговельної марки необхідно враховувати не тільки судові заходи, а й альтернативні, досудові (або позасудові). У міжнародній організації з інтелектуальної власності ВОІВ (WIPO), що є спеціалізованою установою, функціонує центр з арбітражу та посередництва для врегулювання міжнародних комерційних спорів. Він був створений в 1994 році. Основними видами діяльності такого центру є:

  • медіація – врегулювання суперечок, участь у ролі третьої, нейтральної, не зацікавленої у цьому конфлікті сторони;
  • арбітраж – участь арбітрів для прийняття обов’язкового і остаточного (арбітражного) рішення на підставі прав і обов’язків сторін, а також арбітражного права;
  • прискорений арбітраж – арбітражна процедура, яка здійснюється у короткі строки (суд зазвичай складається з одного арбітра);
  • експертний висновок – ухвалення рішення за певним технічним питанням.

У суперечках такого роду можуть брати участь компанії більшості європейських країн, а також Індії, Ізраїлю, Китаю, Панами, США та Японії.

В Україні також є можливість позасудового врегулювання конфліктів. Найчастіше такі питання ефективно вирішуються під час незаконного використання торговельної марки у мережі Інтернет.

Будь-який бренд у межах набуття популярності привертає до себе увагу з боку конкуруючих компаній і може стати об’єктом незаконного копіювання. При цьому досить змінити не всю торговельну марку, а тільки її окремі елементи, і споживачі часто сприймають товар з таким маркуванням за оригінальний. Перераховані вище методи захисту позначення допомагають не тільки знизити до мінімуму ризики розповсюдження контрафактної продукції, а й максимізувати прибуток. Одним з основних заходів є реєстрація торговельної марки в Укрпатенті.

©Віденєєв 2021

Поділіться своєю знахідкою
Віденєєв Олександр
Віденєєв Олександр

Патентний адвокат

Статті: 5